贴牌加工（OEM）是许多国外企业热衷的一种生产方式，即商家自己不生产产品，但使用自己的品牌。许多国外企业为了降低成本选择和中国加工商合作，但是在合作之前并未在中国申请注册商标，以至于在合作关系破裂后才发现商标早已被加工商“抢注”，所处地位非常被动。本文探讨的案例就属于这种情形。
　　该案涉案商标为第12035146号“CHOPPIES”商标，商品类别包括“香皂；洗衣用漂白剂；洗衣粉；抑菌洗手剂；清洁制剂；厕所清洗剂；化妆品；洗发液；肥皂；洗洁精”，注册人为中国C公司。原告博茨瓦纳A公司，委托我国香港B公司在中国寻找加工商C公司。C公司加工生产的CHOPPIES品牌洗衣粉全部销售给B公司，而B公司必须把全部产品再销售给A公司。所以，C公司实际上是A公司的贴牌加工商。不过，该案又有其特别之处。A公司和C公司没有直接的业务往来，所有的业务都是通过B公司进行。C公司加工的所有产品都出口至博茨瓦纳，A公司并没有在中国市场进行公开销售。因此，该案的焦点问题有两个：间接业务关系是否属于商标法第十五条第二款的“特定关系”？OEM形式的使用是否属于我国商标的“在先使用”？对此，北京知识产权法院持肯定态度。
　　由于该案中涉及的商标相同，商品相同/类似，因此笔者对这两个要件不再展开论述。笔者主要分析A公司和C公司是否存在“特定关系”进而能够获得如下信息：C公司明知A公司已经申请注册了涉案商标。我国商标法第十五条第二款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”该条款属于列举加兜底条款，明确了“合同关系”和“业务往来关系”，并用“其他关系”作为兜底。而“其他关系”的范围到底有多大，笔者和法院的观点是一致的，只要能够确定或者推断“明知”即可。法院在该案中将这种间接的业务往来关系认定为该条款规定的业务往来关系，因为A公司提供的证据完全能够证明C公司明知A公司商标的存在。B公司和C公司之间的往来信函几乎全部抄送A公司，在邮件中C公司明确向A公司赞美其产品非常完美，并且向A公司提供标有“CHOPPIES”商标的产品包装供A公司确认。可见，C公司知晓“CHOPPIES”商标属于A公司。
　　在这种情况下，公开的在先使用是否仍然为必要条件？笔者赞同法院的观点，答案是否定的。法院综合分析涉及未注册商标保护的第十三条第二款（关于未注册的驰名商标的规定）、第十五条第一款（代理人或者代表人抢注被代理人或者被代表人的商标的规定）、第十五条第二款（具有合同、业务往来关系或者其他关系而抢注商标的规定）、第三十二条后半段（以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定）得出结论。根据法院的观点，保护范围、保护程度和对于使用的要求成正比。第十三条第二款通常对于商标近似、商品类似的判断标准比较松，保护范围比较大， 所以对于使用的要求最高。而第十五条第一款只保护代理、代表关系，保护范围非常狭窄，所以对于使用的要求最低，甚至不要求使用。而第十五条第二款和第三十二条介于两者之间。第三十二条相较于第十五条第二款保护范围又广一些，所以使用要求较后者高一些。
　　从另外一个角度讲，按照对抗范围进行排列的话，由高到低分别是第十三条第二款、第三十二条、第十五条第二款、第十五条第一款，对抗的范围依次是非特定主体、一定范围内的非特定主体、特定关系的相对方、有代理或代表关系的相对方。从逻辑上讲，保护范围越大，对抗范围越大，推断“明知”的程度就越大，因此对使用的要求理应越高。反之，保护范围越小，对抗范围越小，对“明知”的确信度就越高，因此对使用的要求不宜过高。说到底，对于在先使用的标准应该为“使用的范围能够及于商标申请人”。该案中，A公司通过委托C公司进行贴牌加工形式已经及于C公司，所以这种使用方式应该满足了在先使用的要求。何况，法条的多个要件之间应该是此消彼长的关系，这是实践中广泛适用的标准，也是有利于取得公平的标准。
　　在该案中，商标相同、商品相同/类似、明知3个要件非常充分，所以对于OEM形式的使用应该予以认可，否则，在大力打击“恶意抢注”的形势下，贴牌加工商岂不成了漏网之鱼？

来源：中国知识产权报 作者：梁翠翠 发布时间：2018年3月1日